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______________________________________________________________________________________________________________ 典型知識產(chǎn)權(quán)合同條款的審查技巧 文? 劉進(jìn)然 知識產(chǎn)權(quán)合同是指主要標(biāo)的為知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)生、許可及轉(zhuǎn)讓的合同。典型而常見的知識產(chǎn)權(quán)合同可以分為為技術(shù)類、著作權(quán)類和商標(biāo)類等。技術(shù)類主要包括合作開發(fā)合同、委托開發(fā)合同、技術(shù)許可合同和技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同。著作權(quán)類主要包括合作創(chuàng)作合同、委托創(chuàng)作合同、授權(quán)許可合同和著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。商標(biāo)類主要包括商標(biāo)許可和轉(zhuǎn)讓合同。 ? 知識產(chǎn)權(quán)合同審查過程與普通的合同審查并無實質(zhì)性區(qū)別，但鑒于知識產(chǎn)權(quán)具有區(qū)域性、法定時間性、無形性、可復(fù)制性和可分割性等特點，知識產(chǎn)權(quán)合同審查過程中應(yīng)根據(jù)上述特點有針對性的審查和修改，以下將以知識產(chǎn)權(quán)合同中典型條款為例介紹知識產(chǎn)權(quán)合同審查的重點和修改技巧。 ? （一）權(quán)利歸屬條款 權(quán)利歸屬條款在所有可能產(chǎn)生新知識產(chǎn)權(quán)的合同中都應(yīng)當(dāng)予以約定，比如合作開發(fā)合同、委托開發(fā)合同、知識產(chǎn)權(quán)許可合同、勞動合同、合作創(chuàng)作合同和委托創(chuàng)作合同等。因為知識產(chǎn)權(quán)的無形性特點，且多數(shù)知識產(chǎn)權(quán)如專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、布圖設(shè)計權(quán)、植物新品種權(quán)等均是以申請或登記作為成立要件，或者以登記后權(quán)利行使的更為方便（比如著作權(quán)），所以如果對此約定不明，則新產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬可能會產(chǎn)生爭議從而引發(fā)合同風(fēng)險。 ? 典型的權(quán)利歸屬條款應(yīng)約定權(quán)利歸屬、申請權(quán)利、使用權(quán)利、利益分配和權(quán)利轉(zhuǎn)讓等內(nèi)容。 ? 權(quán)利歸屬主要約定知識產(chǎn)權(quán)的歸屬原則，歸屬原則尤其要根據(jù)當(dāng)事人的交易目的來約定，例如，某委托人和受托人簽署《委托創(chuàng)作商標(biāo)標(biāo)識合同》，根據(jù)《著作權(quán)法》第17條規(guī)定的歸屬原則，如果合同未約定權(quán)利歸屬，則著作權(quán)屬于受委托人，但如果著作權(quán)屬于委托人，則受托人難以達(dá)到將委托創(chuàng)作的商標(biāo)標(biāo)識申請為商標(biāo)的交易目的，因此，應(yīng)當(dāng)在合同中約定著作權(quán)屬于委托人，或者約定著作權(quán)屬于受托人，受托人應(yīng)免費且無限制的許可委托人將該標(biāo)識作為商標(biāo)申請并使用的權(quán)利。 ? 申請權(quán)利主要約定由誰進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)的申請權(quán)或登記權(quán)。通常，對于共同享有的知識產(chǎn)權(quán)，就需要進(jìn)一步約定由誰進(jìn)行申請或登記，并相應(yīng)的約定申請費及維護費的承擔(dān)。還應(yīng)約定申請前披露程序，比如申請前披露程序，當(dāng)約定任意一方單獨申請時，應(yīng)當(dāng)向其余方披露，以避免任意一方將共有知識產(chǎn)權(quán)申請為單方所有的情況或?qū)⒓夹g(shù)秘密披露的情況發(fā)生，一方聲明放棄申請權(quán)時，其余方可以單獨申請，但放棄一方有專利使用權(quán)。出于對技術(shù)秘密保密的需要，任意一方不同意申請時，其余方不得申請專利。 ? 使用權(quán)利主要約定權(quán)利申請方外的其余方對于知識產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)利，通常應(yīng)約定使用的性質(zhì)，是獨占許可、排他許可還是普通許可，是免費許可還是付費許可，以及許可期限、許可內(nèi)容和許可地域。比如，在合作開發(fā)合同中，根據(jù)《合同法》第340條規(guī)定，作為歸屬原則，合作開發(fā)前單方提供的知識產(chǎn)權(quán)屬于提供方所有，合作開發(fā)過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)的申請權(quán)屬于合作方共同所有，合作開發(fā)后改進(jìn)的知識產(chǎn)權(quán)申請權(quán)屬于改進(jìn)方所有，通常，放棄申請權(quán)的一方具有免費使用權(quán)。 ? 權(quán)利歸屬條款還應(yīng)對共同申請（或一方放棄申請權(quán)）的權(quán)利的許可收益約定按比例分配。此外，還應(yīng)約定當(dāng)任意一方轉(zhuǎn)讓其共有的（或放棄申請權(quán)）權(quán)利的份額時，應(yīng)當(dāng)書面通知其余方，其余方在同等條件下有優(yōu)先受讓權(quán)。 ? （二）授權(quán)許可條款 授權(quán)許可條款主要約定知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人對于使用人的許可授權(quán)，涉及所有知識產(chǎn)權(quán)使用的合同，除常見的知識產(chǎn)權(quán)許可合同外，還在合作開發(fā)合同、委托開發(fā)合同、委托創(chuàng)作合同、買賣合同和特許加盟合同等合同中涉及到，以下以技術(shù)許可合同和著作權(quán)許可合同中授權(quán)許可條款為例分別予以介紹。 ? 1、技術(shù)許可和商標(biāo)許可條款 授權(quán)許可條款應(yīng)對許可性質(zhì)、權(quán)利種類、分許可、轉(zhuǎn)讓和許可限制等進(jìn)行相應(yīng)約定。 ? 許可性質(zhì)。在技術(shù)許可和商標(biāo)許可合同中，許可性質(zhì)包括普通許可、排他許可還是獨占許可。我們以技術(shù)許可中的專利許可為例，當(dāng)約定為普通許可時，許可人允許被許可人許可區(qū)域內(nèi)實施合同項下的專利權(quán)，同時，許可人保留自己在許可區(qū)域內(nèi)實施專利權(quán)，并保留再授予第三人實施該專利的權(quán)利，在普通許可情況下，普通許可對被許可人來說其獲得的專利使用權(quán)是非排他性的，因此如果合同涉及的專利被第三人擅自使用，沒有另外特別約定的情況下，被許可人不得以自己的名義對侵權(quán)者起訴，而只能將有關(guān)情況告知許可人，由許可人對侵權(quán)行為采取必要措施，或者由許可人單獨授權(quán)被許可人行使起訴權(quán)。當(dāng)約定為排他許可時，除許可人給予被許可人實施其專利權(quán)的權(quán)利外，被許可人還可享有排除第三人使用的權(quán)利。即許可人不得把同一許可再給予任何第三人，但許可人保留自己使用該專利的權(quán)利。排他許可僅僅是排除第三人在該區(qū)域內(nèi)使用該專利權(quán)。當(dāng)約定為排他許可時，若出現(xiàn)第三人侵犯許可專利權(quán)的情況下，被許可人在專利權(quán)人不起訴的情況下，可以單獨起訴。獨占許可即在規(guī)定區(qū)域范圍內(nèi)，被許可人對授權(quán)使用的專利權(quán)享有獨占使用權(quán)。許可人不得再將同一專利許可給第三人，許可人自己也不得在許可區(qū)域內(nèi)實施該專利。被許可人的法律地位相當(dāng)于“準(zhǔn)專利權(quán)人”，當(dāng)在許可區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為時，被許可人可以以專利權(quán)的“利害關(guān)系人”身份直接起訴侵權(quán)者。 ? 許可權(quán)利種類。在技術(shù)許可合同中，授權(quán)許可使用權(quán)包括制造、銷售、許諾銷售和進(jìn)口專利產(chǎn)品，對于方法專利，還包括使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。在商標(biāo)許可合同中，若是商品商標(biāo)，則授權(quán)許可行為包括制造、銷售和售后服務(wù)過程中使用許可商標(biāo)，若是服務(wù)商標(biāo)即是授權(quán)在服務(wù)過程中使用許可商標(biāo)。 ? 再許可和分許可。應(yīng)約定被許可人的許可權(quán)利是否可以轉(zhuǎn)讓或分許可給第三人使用，通常，若是由于對于被許可人的資質(zhì)有特別選擇和限制的情況下，比如，在技術(shù)許可和商標(biāo)許可合同中，被許可人的研發(fā)和制造水平對于許可商品的質(zhì)量具有決定性影響，一般不允許被許可人轉(zhuǎn)讓許可權(quán)利，但由于制作過程中的分工可能涉及產(chǎn)品零部件由第三人供應(yīng)的情況，必然涉及到分許可的情況，則應(yīng)進(jìn)一步約定分許可的條件和程序。分許可的條件可以是第三人具備相應(yīng)的制造設(shè)施、生產(chǎn)能力以及質(zhì)量控制程序，分許可的程序可以約定由被許可人向許可人書面通知擬分許可的零部件名稱、第三人名稱、地址和生產(chǎn)設(shè)施，由許可人經(jīng)評估后書面批準(zhǔn)。 ? 許可限制。許可限制約定被許可人不得超出許可范圍使用許可資料，但同時應(yīng)注意不得禁止被許可人對許可知識產(chǎn)權(quán)的有效性提出異議。不得要求被許可人不得出售、許可或使用與許可標(biāo)的技術(shù)相競爭的技術(shù)或產(chǎn)品。不得搭售不必要的技術(shù)、原材料、產(chǎn)品、設(shè)備或要求一攬子許可。 ? 2、著作權(quán)授權(quán)許可條款 與技術(shù)許可和商標(biāo)許可條款類似，著作權(quán)授權(quán)許可條款也對許可性質(zhì)、權(quán)利種類、分許可、轉(zhuǎn)讓和許可限制等進(jìn)行相應(yīng)約定。 ? 著作權(quán)的許可性質(zhì)主要分為專有使用權(quán)和非專有使用權(quán)，其中專有使用權(quán)相當(dāng)于專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)的排他許可，非專有使用權(quán)相當(dāng)于普通許可。若在合同中未明確約定，根據(jù)《著作權(quán)法實施條例》的第32條規(guī)定，合同中未明確約定授予專有使用權(quán)的，使用者僅取得非專有使用權(quán)。而根據(jù)《著作權(quán)法實施條例》第35條的規(guī)定，取得某項專有使用權(quán)的使用者，有權(quán)排除著作權(quán)人在內(nèi)的一切他人以同樣的方式使用作品，如果許可第三人行使同一權(quán)利，必須取得著作權(quán)人的許可。許多著作權(quán)許可合同中習(xí)慣用“獨家授權(quán)”，但“獨家授權(quán)”的術(shù)語并不能直接對應(yīng)到著作權(quán)法定的術(shù)語“專有使用權(quán)”，也和不能對應(yīng)到專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)等其他知識產(chǎn)權(quán)的“獨占許可”或“排他許可”術(shù)語，因此，在授權(quán)條款中若沒有采用法定的“專有使用權(quán)”術(shù)語，需要對授權(quán)許可的性質(zhì)作相應(yīng)的解釋，明確約定許可人是否具有使用權(quán)以及許可人是否有權(quán)再許可第三人使用。 ? 著作權(quán)許可的授權(quán)許可種類則較為復(fù)雜，可以授權(quán)許可的包括著作權(quán)的使用權(quán)和著作權(quán)鄰接權(quán)，根據(jù)《著作權(quán)法》第10條規(guī)定了復(fù)制權(quán)等十三種財產(chǎn)權(quán)利，可以按權(quán)利名稱將其中財產(chǎn)權(quán)利一項或多項授權(quán)許可給第三人行使，鑒于我國著作權(quán)法對于權(quán)利種類的表述存在交叉，且新媒體的出現(xiàn)導(dǎo)致商業(yè)合作的復(fù)雜性，采取合理的表述方式在界定授權(quán)權(quán)利種類和范圍顯得尤其重要，比如，在授權(quán)條款中約定“在約定許可期限和區(qū)域內(nèi)許可人將其作品的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)專有使用權(quán)授權(quán)許可給被許可人行使”，但若侵權(quán)人通過計算機網(wǎng)絡(luò)定時的將被許可作品播放給網(wǎng)絡(luò)用戶時候，由于此類侵權(quán)行為的特點是網(wǎng)絡(luò)用戶只能通過網(wǎng)絡(luò)定時收看作品，而不能在選定的時間進(jìn)行觀看，也不能通過其他方式影響播放進(jìn)程，因此不符合“信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)”的在選定的選定的時間和地點獲得作品“交互式”特征，則被許可向侵權(quán)人主張侵犯其信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)專有使用權(quán)時，則可能不能得到支持。尤其是在互聯(lián)網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)和有限電視網(wǎng)絡(luò)互通互聯(lián)的情況下，任意的數(shù)據(jù)終端之間均可以信息傳播，可以根據(jù)商業(yè)合作需要考慮以傳播介質(zhì)、平臺、終端和使用方式方面對于授權(quán)種類進(jìn)行限制，從而更好約定授權(quán)許可的權(quán)利范圍，比如，在某漫畫作品授權(quán)許可給某房地產(chǎn)企業(yè)的授權(quán)許可協(xié)議中，可以約定“許可人授權(quán)許可被許可人為其房屋銷售過程中運用許可作品制作宣傳材料及使用設(shè)計作品投放于廣告媒體中方式使用授權(quán)許可作品”。 ? 在著作權(quán)許可合同中，由于復(fù)制和傳輸過程可能涉及到對第三人的分許可，因此，也應(yīng)當(dāng)約定為實現(xiàn)許可合同目的而分許可給第三人的條件和程序，比如在某動畫片網(wǎng)絡(luò)傳播的授權(quán)許可協(xié)議中，可以約定“許可人在本協(xié)議規(guī)定條款授權(quán)被許可人在其合作的第三人的運營平臺（XXX網(wǎng)站）上的非專有的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)（僅限于網(wǎng)絡(luò)點播和網(wǎng)絡(luò)下載），以及為實現(xiàn)上述權(quán)利而必要的上傳、存儲和再授權(quán)其合作第三人使用的權(quán)利”。此外，在計算機硬件銷售過程中預(yù)裝的軟件應(yīng)當(dāng)約定授權(quán)軟件可以隨物權(quán)而相應(yīng)的再次轉(zhuǎn)讓。 ? 著作權(quán)許可限制內(nèi)容有其特殊性，比如在軟件許可合同中，可以約定被許可人不得為授權(quán)許可目的外，以其他方式或為其他目的使用許可軟件；不得允許除確有必要知道的雇員外的人員接觸到許可軟件；除為運行或存檔的需要復(fù)制目標(biāo)代碼外，不得復(fù)制許可軟件；除適應(yīng)性修改外，不得修改許可軟件軟件；不得為推導(dǎo)出源代碼的目的或因任何其他原因，而試圖通過反向工程或以任何其他方式破譯許可軟件。 ? 另一方面，因文字作品、圖片作品、軟件、音樂、劇本和電影等在使用過程中為使用目的而需要對名稱、格式、字幕、篇幅進(jìn)行適當(dāng)編輯，或者為適用載體、硬件而對軟件進(jìn)行適當(dāng)修改。因此，著作權(quán)許可條款中均應(yīng)允許適應(yīng)性修改作品，雙方應(yīng)約定適應(yīng)性修改的范圍、修改程序和修改后的權(quán)利歸屬。通常，為限制被許可人的適應(yīng)性修改，修改程序可以約定為被許可人適應(yīng)性修改后應(yīng)向許可人備案。 ? （三）權(quán)利瑕疵擔(dān)保條款 在商品銷售合同、承攬加工合同、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和許可合同中，作為商品或服務(wù)的提供方應(yīng)當(dāng)對其提供的商品或服務(wù)的權(quán)利提供瑕疵擔(dān)保義務(wù)?！逗贤ā穬H對買賣合同中出賣人權(quán)利瑕疵擔(dān)保規(guī)定了相應(yīng)的規(guī)定，而對于交易過程中涉及專利、著作權(quán)、商標(biāo)或其他知識產(chǎn)權(quán)時，由于知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)多為無過錯責(zé)任和過錯推定責(zé)任的特點，在交易合同中可能涉及知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等責(zé)任的承擔(dān)，若對此約定不夠明確，則可能產(chǎn)生較多法律爭議和風(fēng)險。 ? 知識產(chǎn)權(quán)瑕疵擔(dān)保條款包括：擔(dān)保知識產(chǎn)權(quán)范圍、擔(dān)保責(zé)任范圍、被第三人主張侵權(quán)爭議的處理和關(guān)于停止侵權(quán)的處理。 ? 擔(dān)保知識產(chǎn)權(quán)范圍。合同應(yīng)約定提供方或許可人擔(dān)保的知識產(chǎn)權(quán)的范圍是其提供的標(biāo)的物以及附屬的知識產(chǎn)權(quán)，包括著作權(quán)、商標(biāo)、專利或其他知識產(chǎn)權(quán)。此外，還應(yīng)約定擔(dān)保責(zé)任的例外，包括引起侵權(quán)指控的合同設(shè)備是根據(jù)接收方或被許可人的設(shè)計或特別指示而制造、設(shè)計或供應(yīng)的；導(dǎo)致侵權(quán)的使用方式和目的不符合交易目的；接收方或被許可人單獨更改、添加部分的知識產(chǎn)權(quán)。比如在承攬合同中，若是按委托人的技術(shù)要求定制的情況，則應(yīng)當(dāng)排除在承攬人的擔(dān)保范圍外，在技術(shù)許可合同中，被許可人改進(jìn)的技術(shù)也應(yīng)當(dāng)排除在被許可人的擔(dān)保范圍外。在買賣合同中，買受人自行向第三方購買的關(guān)鍵零部件導(dǎo)致的侵權(quán)責(zé)任應(yīng)當(dāng)排除在外。 ? 擔(dān)保責(zé)任范圍。當(dāng)發(fā)生第三人主張權(quán)利時，提供方或許可人的擔(dān)保責(zé)任范圍應(yīng)包括接收方或被許可人的因此而遭受的損失。損失的范圍包括賠償金、和解金、行政罰金、律師費、訴訟費以及處理該爭議必要差旅費。若代理提供方或許可人，則應(yīng)考慮對于賠償損失進(jìn)行適當(dāng)限制，同時，約定賠償?shù)臈l件是接收方或被許可人在發(fā)生侵權(quán)指控時履行了通知義務(wù)，且已經(jīng)與提供方或許可人進(jìn)行了有效合作。 ? 被第三人主張侵權(quán)爭議的處理。當(dāng)發(fā)生第三人針對交易標(biāo)的物提起權(quán)利主張時候，應(yīng)約定雙方具有通知和協(xié)助處理的義務(wù)，約定提供方或許可人應(yīng)采取必要的措施讓接收方或受讓方免除該爭議。此外，還應(yīng)約定提供方或許可人是否應(yīng)以第三人身份參與爭議，以及雙方解決該爭議是否具有單方獨立的決定權(quán)還是應(yīng)達(dá)成一致。 ? 停止侵權(quán)的處理。若發(fā)生司法或行政機關(guān)要求停止侵權(quán)，導(dǎo)致接收方或被許可人被禁止使用全部或部分合同標(biāo)的時，應(yīng)當(dāng)約定有提供方或許可人通過更改、替換等方式讓接收方或被許可人繼續(xù)使用涉案設(shè)備，若無法規(guī)避上述停止侵權(quán)的禁令，則應(yīng)約定全部或部分返還，并約定提供方或許可人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)返還合同價款。 ? （四）保密條款 商業(yè)秘密保密條款是大多數(shù)合作合同均需要涉及的條款，典型的保密條款應(yīng)當(dāng)約定商業(yè)秘密保密的范圍、保密的例外、授權(quán)使用、保密制度、保密期限以及保密資料處理等內(nèi)容。 ? 商業(yè)秘密通常包括：合同的內(nèi)容，比如某些合同的價格、合作項目情況；合同的履行情況，比如劇本委托創(chuàng)作合同的劇本：在合同談判和履行合同過程中獲知的對方公司或?qū)Ψ疥P(guān)聯(lián)公司的其他商業(yè)秘密，比如買賣合同簽署前因參觀制造商生產(chǎn)線而獲得的工藝流程。 ? 不屬于商業(yè)秘密范圍包括:合作前已經(jīng)公開的信息，比如技術(shù)許可合同中的工藝流程已經(jīng)被在先的論文中公開，該工藝流程因喪失秘密性而不能作為商業(yè)秘密；合作后不屬于被保密人公開的商業(yè)秘密，比如技術(shù)許可合同中的工藝流程被第三人截取后公開發(fā)表，該工藝流程因喪失秘密性而不能作為商業(yè)秘密；合作前由合作方知悉的或由第三人合法披露給合作方的商業(yè)秘密，比如技術(shù)許可合同的簽署前，擬許可的工藝流程已經(jīng)被第三人在先許可給被許可人使用，則擬許可的工藝流程不能作為許可人要求的商業(yè)秘密。 ? 授權(quán)使用。授權(quán)使用條款要求被保密人在保密期限內(nèi)應(yīng)對保密資料進(jìn)行保密，不為除合同明確規(guī)定的目的之外的其他目的使用保密資料。 ? 保密制度。通常保密條款還應(yīng)當(dāng)約定被保密人應(yīng)當(dāng)應(yīng)制訂相應(yīng)的規(guī)章制度，并要求其雇員和其他具有保密義務(wù)的人員簽署保密協(xié)議。 ? 保密的期限。除非該保密信息因喪失秘密性、保密性和價值性而被公開的情況外，保密的期限應(yīng)為永久。在對所界定的保密信息的公開時間有充分把握的情況下，比如披露的技術(shù)秘密將在十年內(nèi)被取代，也可以將保密期限為約定合同生效日起截至到第十年。 ? 保密的例外。保密的例外包括法定披露、慣例披露和披露程序，其中法定披露包括法律、法規(guī)、政府部門、證券交易所或其它監(jiān)管機構(gòu)要求的披露，慣例披露包括法律、會計、商業(yè)及其它顧問和授權(quán)雇員的披露。披露程序包括通知對方披露的原因并獲得許可，要求被披露方保密或簽定不低于保密條款的約定，保持披露記錄。 ? 保密資料處理。合作有效期終止或提前解除合同的情況下，應(yīng)當(dāng)約定保密資料的處置方式，通常約定由保密資料的接收方應(yīng)當(dāng)向披露放返還保密資料，或者由接收方銷毀并出具書面保證。 ? （五）適應(yīng)性修改條款 ? 因著作權(quán)授權(quán)許可的作品，比如文字作品、圖片作品、軟件、音樂、劇本和電影等在使用過程中為使用目的而需要對名稱、格式、字幕、篇幅進(jìn)行適當(dāng)編輯，或者為適用載體、硬件而對軟件進(jìn)行適當(dāng)修改。因此，著作權(quán)許可合同中均應(yīng)允許適應(yīng)性修改作品，雙方應(yīng)約定適應(yīng)性修改的范圍、修改程序和修改后的權(quán)利歸屬。通常，修改程序可以約定為被許可人適應(yīng)性修改后應(yīng)向許可人備案方式進(jìn)行。 -可編輯修改-